В 2012 году компания «Мэйл.Ру» подала заявку на регистрацию товарного знака «MAIL». Словесное обозначение оценивалось, как вполне себе обоснованное, обладающее необходимой различительной способностью и крайне известное в РФ. Кроме того, в пользу успешной регистрации говорил и накопленный «Мэйл.Ру» положительный опыт (компании уже принадлежали 7 товарных знаков со словесным элементом «@mail.ru»). Однако у экспертов Роспатент оказался свой взгляд на возможность регистрации такого обозначения.
8 августа 2013г. по итогам рассмотрения документов заявки экспертом был вынесен отказ в регистрации словесного товарного знака «MAIL». В качестве обоснования отрицательного решения, экспертиза сослалась на то, что словесное обозначение «MAIL» не обладает различительной способностью, необходимой для регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания), а также указывает на назначение части заявленных услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ 10. Не согласившись с указанным решением, компания «Мэйл.Ру» подала возражения в Палату по патентным спорам ФИПС.
Контрдоводы интернет-компании сводились к тому, что заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования заявителя на английском языке, компания «Мэйл.Ру» является крупнейшей в сфере онлайн-коммуникаций и оказания услуг электронной почты, также на имя копании уже зарегистрированы семь товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «@mail.ru». Однако такая аргументация не впечатлила членов коллегии и решение Роспатент оставлено в силе.
Эксперты отметили, что товарный знак и фирменное наименование – это принципиально различные средства индивидуализации и требования регистрации для каждого также различны. В отношении зарегистрированных ранее семи товарных знаков, члены коллегии разъяснили, что необходимую различительную способность рассмотренным обозначениям придает именно элемент «@mail.ru», который в сочетании указывает на конкретный Интернет-ресурс. Обозначение «MAIL» напротив, непосредственно указывает на вид оказываемых услуг «почта, электронная почта». Заявитель также не представил подтверждения того, что рассмотренное обозначение приобрело необходимую различительную способность в результате его длительного, интенсивного использования на территории РФ.
Хотя Палата по патентным спорам ФИПС и не является последней инстанцией для оспаривания решений Роспатент, уже сейчас ясно, что эксперты не намерены сдаваться без боя и в случае судебного разбирательства будут отстаивать свою позицию и свою точку зрения. Большинство специалистов рекомендуют, для того чтобы избежать подобных споров и разбирательств еще до подачи заявки на регистрацию, совсем не лишним будет провести предварительную проверку товарного знака на уникальность. С одной стороны вы узнаете, не зарегистрировано ли Ваше обозначение, а с другой стороны опытный специалист оценит перспективы регистрации товарного знака и наличие различительной способности в целом.©
Филиппов Константин Александрович